英文契約の実務

【Sales & Purchase Agreement】知財保証条項の定め方

Sales and Purchase Agreement にせよ、Distributorship Agreementにせよ、継続的に取引される製品が第三者の知的財産権を侵害している事実が発覚した場合、その責任を買主(又は販売店)と売主(又は製造業者)のいずれが負担すべきかは、契約書上、合意しておくべき重要事項です。

買主(販売店)は、売主(製造業者)こそ、製品について侵害予防調査(クリアランス)を実施すべき立場にあるとして、製品について万が一知財侵害の問題が生じた場合には、売主(製造業者)にその責任と損害を負担するよう求めるのが一般的です。このように製品について第三者の知的財産権を侵害していないことを保証させることを知財保証と呼びます。

これに対し、売主(製造業者)は、買主(販売店)の所在する国や地域における調査までは困難であり、当該国や地域における使用や販売については、買主(販売店)の責任であるとして、知財保証を拒むこともあります。

どのような形で最終合意に至るかは、当事者のパワーバランスなどにもよってケースバイケースですが、製品が第三者の知的財産権を侵害しているとのクレームがあった場合に、売主がすべての損害と責任を負うという条件の知財保証条項としては、以下のような文言が考えられます。

条項例(サンプル)

Seller shall indemnify and hold harmless Buyer, its employees and officers from and against any and all actions, suites, proceedings, demands, claims, losses, damages and costs and expenses including, without limitation, all attorney’s fees, which may arise from or in connection with any claim alleging that the Product infringes a patent, design, trademark, copyright or any other intellectual property right of a third party.

これに対し、売主としては、知財保証条項の削除を求めることも考えられますが、一定の範囲では、知財侵害に伴う責任を受け入れる場合であっても、その責任範囲に限定するよう交渉努力を尽くすべきでしょう。

責任範囲を限定するための方法としては、以下のようなものが考えられます。

  1. 保証する範囲を一切の知的財産権から、「特定の国又は地域の特許権」に限定する。
  2. 補償の対象を裁判等で請求が認容された場合(又は売主の承諾を得て和解した場合)に限定する。
  3. 補償の対象となる損害の範囲を通常かつ直接の損害に限定する。あるいは補償金額に上限を定める。
  4. 補償の対象となる弁護士費用の範囲を合理的な範囲に限定する。
  5. 訴訟等が生じた場合に、買主が速やかに売主に通知し、防御のために必要な協力をすることを補償の条件にする。

 

 

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弁護士 辻野篤郎
大阪市立大学ロースクールを卒業後、ヤマハ発動機株式会社に就職。法務・知財部に配属され、M&A、国際仲裁、特許ライセンス、金融法務、グローバルコンプライアンス体制の構築、プロスポーツビジネスなど、国内外の様々な法務業務を経験。その後、名門法律事務所にて、地方自治体、大学、大手メーカー、製薬企業、ベンチャー等への法的助言、英文契約書、技術契約書の作成支援、企業間取引紛争などを担当。現在は、あしたの獅子法律事務所の代表弁護士として活躍中。誰一人取り残されない社会の実現に向けて、外国人への法的支援にも積極的に取り組んでいる。