英文契約の実務

【Joint Development Agreement】 開発成果の帰属の定め方

Joint Development Agreement(JDA) の交渉において、開発成果に係る知財の帰属は、当事者の利害対立が最も先鋭化しやすいポイントです。自社にとって有利な条件で、契約を成立させるためには、戦略的な思考力、創造的な提案力が求められます。

本記事では、英文契約に詳しい弁護士が、Joint Development Agreementにおける開発成果の帰属について、どのようにドラフティングすべきか条項例(サンプル)を挙げつつ解説します。

開発成果に係る知財の帰属については、概ね以下の三通りの考え方があります。

パターン①

一つ目は、開発成果に係る知財は、当該発明等を創作した者が所属する当事者に帰属させるべきであるという考え方です。具体的には、一方の当事者に帰属する者のみが創作すれば、その知財は、その当事者に単独帰属し、それぞれの当事者に帰属する者が共同で創作すれば、その知財は両当事者の共有にすべきということになります。

条項例(サンプル)

Each party shall (i) solely own all right, title and interest in and to Foreground Intellectual Property*) made, invented, developed, created, conceived or reduced to practice solely by its director, officer, or employee and (ii) jointly own all right, title, and interest in and to Foreground Intellectual Property made, invented, developed, created, conceived or reduced to practice jointly by its and the other party’s director, officer, or employee.

*”Foreground Intellectual Property” means all invention, patent, utility model right, design rights, trademark, layout-design exploitation right, copyright, trade secret or other intellectual properties made, invented, developed, created, conceived or reduced to practice solely or jointly by either party as a result of or in the course of development under this Agreement.

パターン②

一方、具体的な発明に対する貢献度を問わず、共同でアイデアや資金を投入して開発したものである以上、いずれの当事者が創作したかにかかわらず、開発成果に関する知財は、すべて両当事者の共有とすべきという考え方もあります。

条項例(サンプル)

Regardless of inventorship, the parties shall jointly and equally own all right, title and interest in and to Foreground Intellectual Property.

パターン③

また、開発費を支出した者がすべての知財を取得すべきという考えに基づき、いずれの当事者が創作したかにかかわらず、すべて一方の当事者に帰属するものと定める場合もあります。

条項例(サンプル)

Regardless of inventorship, all rights, title, and interest in and to Foreground Intellectual Property shall be solely owned by Party A.

パターン①や②と比較し、パターン③で合意できるJDAはあまりありません。共同開発であるにも関わらず、開発成果に係る知財を一方当事者だけが取得するということに、相手の納得を得られない場合が多いからです。一方、共同開発とはいうものの、実質的には開発や試験の委託にすぎず、開発費や試験費が支払われる限り、新規知財についての権利は得られなくても構わないと考える開発会社なども一定数存在します。そのような会社とのJDAであれば、開発成果に関する知財を一方の当事者が単独で取得するという内容で契約することも可能です。

では、パターン①と②では、どちらのほうが好ましい条件でしょうか

それは、自社の役員又は従業員が共同開発の過程で新規知財を創作する可能性が、相手の役員や従業員が創作する可能性よりも高いかどうかにかかってきます。

自社の方が新規知財を創作できる可能性が高いのであれば、新規知財に関する権利を単独取得できる可能性があるパターン①の方が有利です。一方、共同開発上の作業の大部分を相手方が担当することとなっており、自社は、開発費を負担する以外にこれといった役割がないというような場合は、パターン①にしてしまうと、開発費を支出したものの、なんら知財に関する権利が得られないという結果になるおそれがあります。従って、このような場合にはパターン②を選択するとよいでしょう。

Win Winとなる道を探す。

新規知財をすべて当事者の共有にするという考え方は、双方にとって公平であり、理解の得やすい条件であるといえます。しかし、それが双方にとってベストな選択であるとは限りません。例えば、共同開発の当事者である会社Aは、技術Aに関する知財は欲しいが、技術Bには関心がなく、一方、相手当事者である会社Bは、技術Bに関する知財は欲しいが、技術Aには関心がないという場合もあります。そのような場合に、技術Aも技術Bも、会社Aと会社Bの共有とすることはWinWin条件ではありません。

オレンジを食べたいと思っている姉(会社A)とオレンジの皮を使ってお菓子作りをしたいと思っている妹(会社B)に、母親(弁護士又は法務部)がオレンジを半分に切って与えるようなものです。

このような場合は、新規知財のうち、技術Aに関するものは会社Aが取得し、技術Bに関するものは会社Bが取得すると定めた方が、双方の希望に適います。

条項例(サンプル)

Regardless of inventorship, Party A shall own all right, title, and interest in and to Foreground Intellectual Property relating to Technology A, and Party B shall own all right, title and interest in and to Foreground Intellectual Property relating to Technology B. Each Party shall jointly own all right, title and interest in and to Foreground Intellectual Property not relating to Technology A or Technology B.

ただし、言うは易い、行うは難し。技術Aと技術Bをどのような表現で区別するか、弁護士、法務部員の腕の見せ所です。自社が欲しい技術を漏れなく包含する表現を考える必要がありますし、相手方が欲しい技術と重複しないよう気を付ける必要もあります。どのような技術が問題となっているのか、自ら事前に調べたうえで、担当者の方との綿密な打合せが必要になります。

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ABOUT ME
弁護士 辻野篤郎
大阪市立大学ロースクールを卒業後、ヤマハ発動機株式会社に就職。法務・知財部に配属され、M&A、国際仲裁、特許ライセンス、金融法務、グローバルコンプライアンス体制の構築、プロスポーツビジネスなど、国内外の様々な法務業務を経験。その後、名門法律事務所にて、地方自治体、大学、大手メーカー、製薬企業、ベンチャー等への法的助言、英文契約書、技術契約書の作成支援、企業間取引紛争などを担当。現在は、あしたの獅子法律事務所の代表弁護士として活躍中。誰一人取り残されない社会の実現に向けて、外国人への法的支援にも積極的に取り組んでいる。